COMENTARIOS Volver >
Jurisprudencia de Marcas
Citar: elDial.com - CC3C8B
Copyright 2024 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Texto Completo
|
Jurisprudencia de Marcas |
|
Por Patricia Amanda Larrainzar(*) |
|
Sumario Voces:
Oposición al registro
de marca Partes:
Finca Flichman S.A. c/Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de registro Tribunal:
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal Fecha:
21 de mayo de 2013 Finca Flichman S.A. solicitó la marca PAISAJE DE TUPUNGATO y fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones por considerarla un Indicación Geográfica conforme el Art. 3 inc. c) de la ley 22.362 y la ley 25.163 de Vitivinicultura. FINCA
FLICHMAN S.A. C/INSTITUTO NACIONAL DE
Fallo
El
21 de mayo de 2013 se reúnen en Acuerdo los jueces de El
Juez de Primera Instancia, hizo lugar a la demanda promovida
por FINCA FLICHMAN S.A. y
revocó la resolución denegatoria dictada por el Instituto
Nacional de Por
lo tanto revocó el acto administrativo denegatorio dictado
por el INPI e impuso costas por su orden. Este
pronunciamiento fue apelado por ambas partes. El
Instituto Nacional de Finca
Flichman S.A. solicitó el signo “PAISAJE DE TUPUNGATO”
(denominativa) para toda la clase 33 internacional.
Se publicó con fecha 22 de mayo de 2002 conforme lo
establece el artículo 12 de la ley de Marca 22.362 y con
fecha 24 de junio de 2002 el Instituto Nacional de
Vitivinicultura, que tiene participación obligatoria en el
registro de marcas de la clase 33 internacional, y cuyo
dictamen tiene carácter vinculante, conforme art. 54 inciso
“b” del decreto 57/04, reglamentario de la ley 25.163,
objetó la solicitud de la marca “PAISAJE DE
TUPUNGATO” por tratarse de una indicación geográfica de
origen nacional, según
lo establece la ley 25.163 y el artículo 3 inciso c) de la
ley de marcas 22.362. El
Director de Marcas emitió la disposición M-458/04,
denegando la solicitud, lo que dio lugar a la etapa recursiva
deducida por Finca Flichman S.A., que fue desestimada, y
posteriormente se recurrió
a sede judicial según lo establece el artículo 21 de la ley
22.362. Los
fundamentos que justificaron el Acto Administrativo de
denegación de a)
la aplicación de lo establecido en el Art. 3 inc. c)
de la ley 22.362 que establece que : No
pueden ser registrados c) las denominaciones de origen
nacionales o extranjeras La
protección de las indicaciones geográficas de los vinos y
bebidas espirituosas contenidas en el Art. 22 y 23 del
tratado ADPIC vigente para b)
La ley 25.163 promulgada el 6 de octubre de 1999, que regula
en nuestro país la protección de las indicaciones de
procedencia, las indicaciones geográficas y las
denominaciones de origen controladas, asignando funciones al
Instituto de Vitivinicultura, las que fueron precisadas en el
decreto reglamentario 57/2004. c)
La sentencia no tuvo en cuenta los dictámenes producidos en
el expediente administrativo, cuyo principal argumento se
encuentra en el plexo normativo anteriormente mencionado, y
los antecedentes que demuestran que la marca pedida no puede
ser registrada pues el titular no puede adquirir derechos
exclusivos sobre el término TUPUNGATO que constituye una
indicación de origen, protegida por un sistema específico. d)
El acto administrativo de denegación de registro reviste
presunción de legitimidad, y ha sido dictado con resguardo
de todas las garantías de defensa, razonabilidad y justicia;
en tales condiciones, no puede ser revocado con sustento en
apreciaciones subjetivas del magistrado y desconocimiento del
plexo normativo en la materia. e)
No es vinculante para el INPI la renuncia que ofreció la
parte actora sobre la vos TUPUNGATO, con respecto a la
renuncia al privilegio presentada por el solicitante. Es
importante tener en cuenta que al tiempo del dictado de la
ley 22.362 no existía una regulación interna en la
Republica Argentina específica para las denominaciones de
origen o indicaciones de procedencia, la protección se otorgaba
a través de las leyes de Competencia desleal (ley 22.802
art. 7) esta norma definía que debía entenderse por materia
a proteger, que era la denominación geográfica de un país,
de una región o de un lugar determinado, que sirve para
designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades
características se deban exclusivamente o esencialmente al
medio geográfico” El
art. 3 inc. c) de la ley 22.362 y las reglas contenidas en el
Acuerdo ADPIC, juegan
armónicamente, elevando el nivel de protección. Finca
Flichman S.A. no era titular de la marca registrada
"TUPUNGATO" con anterioridad a la ley 22.362 y
tampoco antes de 1996. En autos consta que el Acta N°
2.371.668 "PAISAJES DE TUPUNGATO" fue solicitada el
11/4/2002. Tampoco hay prueba producida sobre el uso por la
actora de ese signo como marca de hecho con anterioridad a la
fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC para La
ley 25.163, promulgada el 6 de octubre de 1999, define el
concepto de “indicación geográfica” y establece como
restricción, en relación con el conflicto en examen, en su
artículo 32: No
podrán registrarse como Indicaciones de Procedencia,
Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen
Controladas, las marcas registradas que identifiquen
productos de origen vitivinícola, por su parte el Decreto
Reglamentario N° 57/2004 dispuso que cuando Finca
Flichman S.A. tramitó y obtuvo -de conformidad con la ley
25.163- la autorización de uso como indicación geográfica
de "MENDOZA" (Resolución A-103-GF del 5/4/05) y
también la autorización de uso de la indicación geográfica
"TUPUNGATO" para la elaboración de vino en su
bodega inscripta bajo el N° A70916, ubicada en el
departamento de Maipú, Mendoza, con uvas procedentes de su
viñedo N° C-15058, de conformidad con la ley 25.163 y el
decreto reglamentario N°57/2004.
En
merito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo
precedente, el Tribunal formado por María Susana Najurieta,
Francisco de las Carreras y Ricardo Victor Guarinoni,
resuelve revocar la sentencia del juez de primera instancia y
rechazar la demanda deducida por Finca Flichman S.A. contra
el Instituto Nacional de CONCLUSIONES FINALES Finca
Flichman S.A. solicito la marca PAISAJES DE TUPUNGATO, la
cual fue denegada por encuadrar en el Articulo
3 inc. c) de la ley de marcas 22.362, y por la ley
25.163 y las resoluciones
23/99 y 32/2002, que incluyen listados en los que se
detallan el padrón básico de Indicaciones Geográficas y
conforme estas el INPI
analiza las solicitudes de marcas de vinos que puedan
estar incluidas en estos listados y se procede a denegar la
solicitud, previo a correr vista al interesado. En
este fallo se mantienen los fundamentos por los cuales el
INPI denegó la solicitud de marcas PAISAJES DE TUPUNGATO,
fijando un criterio a seguir en posteriores solicitudes de
signos que se consideren Indicaciones Geográficas o
Denominaciones de Origen. Es
importante hacer un poco de historia respecto de las
denominaciones de Origen, para saber como fue
su evolución en nuestra legislación. En
Por
lo tanto en la anterior ley de marcas 3975 no existía esta
prohibición, siendo esta una razón por la que existan en la
actualidad marca registradas que sean consideradas Denominaciones
de Origen dando lugar a sus posteriores renovaciones,
utilizando estos registros para cuestionar las actuales
resoluciones denegatorias. Esta
prohibición ahora incluida dentro del articulo 3 inc c) de
la actual ley de marcas 22.362
mantiene una posición
negativa, ya que
no se pueden registrar denominaciones de origen nacionales o
extranjeras, o sea que la prohibición ya existía antes de
la sanción de la ley de vinos, 25.163 Una
vez puesto en vigencia en nuestro país el Acuerdo ADPIC, se
debió adecuar la legislación nacional a los estándares que
establece este tratado, específicamente en lo que se
refieren a la protección especial que se le da a las
INDICACIONES GEOGRAFICAS
concernientes a vinos o bebidas espirituosas en
los Art. 22 y 23 , así es que se legisló la ley
25.163 y su decreto reglamentario, las resoluciones
23/99 y 32/2002, que incluyen listados en los que se
detallan el padrón básico de Indicaciones de Origen.
En
estas normas el acento está puesto en la protección que
mediante denegación de solicitudes similares, no se induzca
en error al público consumidor. En
este padrón se encuentra incluido, entre otros, el término
TUPUNGATO, por esta razón se corrió vista al solicitante y
posteriormente el INPI procedió a denegar la solicitud de
registro. Finca
Flichman S.A. presentó recurso de Reconsideración, la
Dirección de Marcas mantuvo la Denegatoria, y posteriormente
se expidió la Dirección de Asuntos Legales confirmando la
resolución denegatoria;
conforme el art. 21 de la ley de Marcas 22.362 se
recurre a Sede Judicial para que esta revoque la decisión
tomada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Si
bien se solicitaron muchas marcas que estaban formadas por términos
que se encontraban incluidos en el referido padrón, y después
de la resolución denegatoria, solo utilizaron la vía
recursiva que establece la ley de Procedimiento
Administrativos y no
recurrieron a la vía judicial lo que se dio en este caso, de
ahí la importancia, que a mi criterio, tiene este fallo de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal. Esto
no significa que la marca solicitada se queda sin protección,
en este caso no será un derecho marcario, pero se le otorga
la protección como
Indicación Geográfica la que tramitó de conformidad con la
ley 25.163 y su decreto reglamentario N° 57/2004, siendo
este el camino a seguir para las Indicaciones Geográficas o
Denominaciones de Origen incluidas en la referida ley. En
el presente fallo
cuando se menciona que la denominación TUPUNGATO tendrá
derecho como Indicación Geográfica pero no como derecho de
Propiedad Industrial, se comete
un error, ya que conforme las
Disposiciones del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial (1967) mencionadas en el Acuerdo
sobre los ADPIC establece en su articulo 1 apartado 2) “La
protección de la propiedad industrial tiene por objeto las
patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos
o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio,
las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones
de procedencia o denominaciones de origen, así como la
represión de la competencia desleal”. Por
lo tanto las Indicaciones Geográficas también constituyen
un derecho de Propiedad Industrial conforme el ADPIC. Sumario Voces:
Términos que pasaron al uso
común antes del registro Partes:
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS
CORPORATION C/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria
de registro Tribunal:
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal Fecha:
13 de abril de 2012 Fender
Musical Instruments Corporation:
Solicitó como marca diseños
de cuerpo de guitarra, bajos eléctricos y clavijeros
para esos instrumentos, que
fueron denegados por el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, y confirmado por la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, por entender que dicha solicitud
encuadraba en lo establecido por el art. 2 inc. b) de la ley
22.362. FENDER
MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION C/INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL/DENEGATORIA DE REGISTRO Fallo
En
Buenos Aires, a los días 13 de abril de 2012 se reúnen señores
jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal , Sala 2 para conocer los recursos
interpuestos por FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El
magistrado entendió que era evidente que los diseños de
cuerpo de guitarra, bajos eléctricos y clavijeros para esos
instrumentos, que
según lo establece la ley de marcas, es que estos deben ser
distinguibles de otros, para establecer su capacidad
distintiva, estos
productos, conforme lo manifestado por el magistrado
han pasado al “uso común” con anterioridad a las
solicitudes de registro presentadas por FENDER, por lo tanto
están dentro de lo establecido en el articulo 2 inc. b) de
la ley de marcas, no
existe razón para apartarse de lo
resuelto en sede administrativa. Ambas
partes apelaron y se presentan impugnaciones vinculadas con
las regulaciones de honorarios. FENDER
por su parte se agravia solo por cuestiones que se
vinculan con los argumentos invocados por el sentenciante Plantea
que en su criterio, existieron argumentos y pruebas que no
fueron tratados en la decisión recurrida, por ejemplo: a)
los diseños solicitados no son la forma necesaria de los
productos a distinguir y por ende no carecen de capacidad
distintiva. b)
los diseños solicitados constituyen marcas notorias c)
los diseños solicitados se encuentran registrados como
marca, por ej. En
Brasil. El
Juez de Alzada entiende con
respecto a los argumentos anteriormente mencionados que:
corresponde recordar que tanto en doctrina como en
jurisprudencia, se ha venido sosteniendo que las meras
discrepancias o disconformidades con el criterio del juez,
sin fundamentar adecuadamente la oposición o dar base a un
distinto punto de vista, constituyen técnicamente una
expresión de agravios en los términos del art. 265 del Código
Procesal, debiendo en tales casos declarar desierto el
recurso (Confr. Farsi-Yañez,
Codigo Procesal Civil
y Comercial , comentado anotado y concordado” t. II
pags. 481 y ss;) esta Sala, causa 1547/97 del 26 de octubre
de 2000, Sala I causa 1250/00 de 14/2/06 entre otra causas. Es
así que el señor
Juez de Cámara Dr. Ricardo Victor Guarinoni propone que el
recurso de la actora sea declarado desierto en orden a los
fundamentos que hasta aquí se han expresado. El
Sr. Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman dijo: El
Instituto Nacional de Esta
denegatoria se basa en que las marcas pretendidas no reúnen
los requisitos de fondo y de forma previstos en “No
son registrables los nombres, palabras y signos que hayan
pasado al uso general antes de su solicitud de registro”. Contra
este Acto la accionante interpuso demanda a efectos de que Uno
de los fundamentos de su pretensión, fue que tras efectuarse
las publicaciones de rigor en el boletín de marcas, tales
solicitudes de registros no fueron objetadas por terceros,
sostiene también que no es aplicable al caso de autos la
previsión contenida en el art. 2 inc. b) de la ley de
Marcas, entendiendo que los diseños presentados no han
pasado al uso general.
Así
también puso énfasis en el uso que le ha dado a las marcas
pretendidas a lo largo de cincuenta años, las cuales han
sido explotadas en el mundo entero. Se
realizó el traslado de rigor, el INPI presentó su
contestación a la demanda, solicitando se rechace la acción
incoada. Defendió
la validez del Acto Administrativo mantuvo su posición,
entendiendo que la marca cuyo registro se presentó había
pasado al uso general antes de la solicitud. Consideró
que la admisión de la inscripción requerida, daría como
resultado la creación de un monopolio indebido a favor de la
actora, argumentó también
que los diseños no cuentan con la necesaria capacidad
distintiva, ponderó que no puede pretenderse el registro de
una marca cuando el signo escogido representa la forma genérica
del productos que se intenta distinguir, por lo tanto la
solicitud encuandra dentro de las prohibiciones contenidas en
el art. 2 de la ley N°22.362 El
Magistrado resolvió rechazar la demanda, ambas partes
presentaron recursos de apelación. Por
su parte el accionante expresó sus agravios, fundamentándolos
en que: a)
al momento de sentenciar el
“a quo” no tuvo en cuenta la totalidad de la prueba
rendida en autos, pues su parte ha acreditado la intensidad
en el uso de los diseños y su distintividad a nivel mundial
y local. b)
La accionada debió probar
que los diseños pasaron al uso generalizado, pues dicha
parte es quien alegó aquel extremo como sustento de la
denegatoria de registro c)
No se trata de una marca de
uso generalizado, ya que no se dan los dos supuestos que
establece la ley para su denegatoria. d)
Los diseños solicitados no
son la forma necesaria de los productos a distinguir y por
ende poseen capacidad distintiva e)
El juez de primera instancia
no ha considerado que los diseños solicitados constituyen
marcas de hecho, circunstancia esta que se encuentra probada
en autos. Corrido
el traslado pertinente, la accionada contestó los agravios. En
este caso el Magistrado interviniente entiende que es
indudable que la actora satisface de manera acabada con la
carga procesal del art. 265 del Código Procesal. Fender
comienza con una síntesis de los agravios que le genera la
sentencia, para
luego tratar de un modo prolijo y detallado los agravios que
se le irroga en la anterior sentencia. Por
lo tanto entiende que no se puede declarar como desierto el
recurso de la actora ya que afectaría su derecho de defensa
en juicio (art. 18 de La
cuestión central a resolver es establecer si las marcas
anexas solicitadas han pasado al uso general antes de ser
requerido su registro. Es
importante recordar que al
accionado le incumbe el ejercicio de la actividad de policía
administrativa, estas facultades que surgen de la ley de
marcas 22.362, le otorga al ente administrativo potestad de
decidir conforme la mencionada ley sobre la registrabilidad o
no, de las marcas solicitadas y emitir el correspondiente
dictamen. (conf. Sala III, causa 4772/2000, “Stanton &
CIA S. A. c/ Instituto Nacional de la propiedad Industrial
s/denegatoria de registro” del 21/03/02). El
Art. 2 inc. b) de la ley 22.362 considera que no son marcas y
por ende no son admisibles aquellos nombres, palabras y
signos que hubieren pasado al uso general antes de su
registro, Sobre
estas bases el INPI denegó los registros solicitados, en el
marco de sus actuaciones administrativas que culminaron con
la resolución denegatoria, el dictamen se fundamentó en que
“la designación solicitada ha pasado al uso general en
relación con los servicios enumerados comprendidos en la
clase requerida, por lo que para los consumidores y
empresarios en el lenguaje común y en las costumbres
constantes y leales del comercio carece de distintividad,
circunstancia que impide su registro como marca”. Es
importante recordar que el dictamen de M-1062/06 constituye
un acto administrativo que, como tal, goza de la presunción
de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549) la cual debe ser
desvirtuada por la demandante que reclama judicialmente su
nulidad. Con
el fin de emitir un análisis adecuado de los aspectos
sustanciales de las solicitudes que tramitan ante el INPI,
este cuenta con personal técnico idóneo, en este caso los
analistas que emiten los respectivos dictámenes. Esto
no implica que las decisiones administrativas deban
considerarse infalibles e irreversibles para los tribunales,
pero si es cierto que ante la competencia técnica asignada
al INPI, es dable reconocer cierta deferencia a lo resuelto
por el Instituto en
ejercicio de sus potestades específicas (conf.
“Bayer Animal Health GMBH c/ Instituto Nacional de Con
el fin de verificar si la actora ha dado cumplimiento con la
carga de desvirtuar la validez del acto cuestionado, se
analizará la prueba producida. Con
respecto al primero de los agravios, se advierte que de la
lectura de las manifestaciones vertidas por Fender surge
que la argumental se encontró dirigida únicamente a
acreditar la intensidad en el uso de los diseños solamente,
solicitados y su distintividad a nivel mundial y local,
de lo que se infiere que no intentó demostrar en modo
alguno la inexistencia del uso general de los signos
pretendidos; siendo este el fundamento por el cual se
denegaron las solicitudes de registro, por lo cual no
impresionan como suficiente para justificar las aseveraciones
de la accionante respecto del pedido de nulidad de la
denegatoria administrativa. Lo
cierto es que el actor no ha podido a lo largo de la causa
desvirtuar la presunción de validez que recae sobre el acto. Por
lo tanto el Magistrado concluye en
que la sentencia de la anterior instancia debe
confirmarse, pues no existen pruebas en la causa que lo
lleven a adoptar una solución distinta a la resuelta en sede
administrativa. CONCLUSIONES
FINALES FENDER
MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION solicitó
como marcas anexas, diseños de cuerpo de guitarra, bajos eléctricos
y clavijeros para esos instrumentos, de la clase 15
internacional, que protege instrumentos musicales, el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, denegó estas
las solicitudes de registros por entender que se encontraban
incursas en el articulo 2 inc. b) de la ley de marcas que
establece, que no se consideran marcas y no son registrables:
b)
los nombres; palabras; signos y frases publicitarias que
hayan pasado al uso general antes de su solicitud de
registro. El
articulo 1 de la ley de marcas hace una descripción de lo
que se puede registrar como marca, en forma enunciativa y
finaliza mencionando “y todo otro signo con tal capacidad
distintiva”, por lo tanto se entiende como marca todo aquel
signo que sirva para proteger productos y servicios para
distinguirlos de otros productos o servicios. El
artículo 2 de la ley 22.362 enumera cuatro categorías que
carecen de capacidad distintiva, ellas son las designaciones
necesarias, los signos que han pasado al uso general, la
forma y el color de los productos. Después
de realizado por el analista interviniente la registrabilidad
de las solicitudes con los diseños solicitados, tuvo como
fundamento el articulo 2 inc b) de la ley 22.362 en el
entendimiento que carecen totalmente de
la capacidad distintiva, que hace mención el articulo 1 de
la ley de marcas. Casos
como este son muy importantes, para poder analizar y
comprender cuales son los criterios utilizados
por la jurisprudencia,
para esclarecer cuales son los criterios para entender
que es una marca y que no
constituye un signo marcarios, sobre todo con casos como el
de marras que tiene que ver además con la forma de los
productos, por eso me parece interesante analizar los
argumentos aquí utilizados, para poder ser aplicados a
nuestro trabajo diario. Uno
de los fundamentos utilizados por la Actora para que se anule
la decisión tomada por el INPI, es que las marcas
solicitadas han sido utilizadas a lo largo de cincuenta años,
esta mención del uso no lo beneficia, ya que da cuenta
evidentemente que estos diseños fueron utilizados antes de
su solicitud de registro. Efectivamente
esta empresa fue creada por Leo Fender en los años 1940, y
se dedicó a la fabricación de guitarras eléctricas usadas
por músicos famosos. Como
bien se expone en el fallo estas solicitudes no son pacibles
de registro, porque no se le puede otorgar el monopolio a
esta empresa, de solicitudes de marcas anexas, de diseños
que, a mi criterio, además podrían ser incluidos dentro del
art. 2 inc. c) de la ley de marcas, por estar representando
la forma necesaria de guitarras, bajos eléctricos y
clavijeros para estos instrumentos, debido a la falta de
novedad y originalidad y de esta manera sería sacar algo que
está en el dominio público o que pertenece a todos. Tampoco
es relevante el hecho que no se hayan presentado oposiciones,
ya que es indiscutible el
derecho de la autoridad administrativa de denegar un registro
por encontrarse incluida en los supuestos del art. 2 inc b)
se haya presentado oposición o no (Conf. Jorge
Otamendi – Derecho de Marcas) Con
respecto al hecho que la marca esté registrada en otros países,
como por ejemplo Brasil, debe tenerse en cuenta que ni la
marca registrada en Argentina tiene exclusividad más allá
de nuestras fronteras, ni las marcas registradas en el
extranjero gozan de ese derecho en nuestro suelo. Un
dato que me pareció interesante, en la lectura de este fallo
fue la importancia que se le da al acto administrativo que se
emite, para fundamentar la denegatoria, que como tal goza de
la presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549),
estos dictámenes están emitidos por analistas idóneos y
especializado en el derecho marcario, esto no implica que
estas decisiones administrativas deban considerarse
infalibles e irreversibles para los tribunales,
por lo tanto es obligación del accionante desvirtuar
los fundamentos vertidos en estos dictámenes. Nos encontramos frente a un fallo muy extenso, en que los agravio de la parte Actora no convencieron a los magistrados intervinientes, confirmando la denegatoria del INPI, y también confirmando el fallo de primera instancia. Sumario Voces:
Término Nacional Partes:
COMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL S/DENEGATORIA DE REGISTRO. Tribunal:
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal Fecha:
27 de marzo de 2014 COMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL: Solicitó las marcas CSN
Compañhia Siderurgica Nacional
y Compañhia Siderurgica Nacional, fue denegada por el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y confirmado
por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal en función del Decreto 42.366/34 y el Art.
3 inc. f) de la ley 22.362, debido a que no se puede
solicitar el término “nacional” por particulares, porque
puede inducir en error al público consumidor
haciéndole creer que pueden formar parte de la
Administración Pública o del Gobierno Nacional. COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/DENEGATORIA DE REGISTRO. Fallo En
Buenos Aires el 27 de marzo de 2014, se reúnen en acuerdo
los Señores Vocales de Conforme
el sorteo realizado el Dr.Antelo manifestó que: La
Compañhia Siderurgica Nacional (C.S.N.) con domicilio en Rió
de Janeiro, República Federativa de Brasil, demandó al
Instituto Nacional de Fundamentó
su defensa en que era una firma brasileña líder en la
industria del acero desde 1946 y que fue privatizada en 1993.
Explicó que el INPI fundó su denegatoria en el decreto
42.366/34, que prohíbe el uso de la palabra “nacional”
por parte de entidades privadas, como así también en el
articulo 3 inciso f) de la ley de marcas 22.362 y en el art.
6 ter También
mencionó que el INPI había concedido registros con el
vocablo nacional, circunstancia esta que avalaba el pedido de
inscripción de la marca en cuestión. El
INPI realizó una defensa de la legalidad de la disposición
atacada, invocó el principio de territorialidad de las
marcas sosteniendo que las solicitudes de marcas debían
adecuarse a las leyes y reglamentos vigentes dentro del país;
por lo tanto los signos solicitados por la actora podían
inducir a error al publico consumidor respecto de la
procedencia de la firma titular y el apoyo oficial por parte
de las autoridades Argentinas. El
juez de primera instancia rechazó la demanda, la actora
apelo quién fundo su recurso, una vez realizado el traslado,
fue contestado por la apoderada del INPI. La
palabra “NACIONAL” empleada por la actora en Brasil,
revela la naturaleza estatal de la empresa, admitida por la
misma empresa, en este Juicio, su denominación comercial
tiene que ver con ese hecho, sin que la
privatización posterior haya llevado a modificarla. El
artículo 3 inciso f) de la ley 22.362 establece que: “no
son registrables…….las letras, palabras, nombres,
distintivos, símbolos, que usen o deban usar A
su vez el decreto 42.366/34 establece que: “la
palabra “nacional” en la genérica acepción significa
“perteneciente o relativo a una nación” Conforme
este decreto esta expresión debe ser empleada únicamente
por el Estado, para evitar que la acción privada con fines
comerciales o de cualquier naturaleza lo adopte, para
realizar sus actividades induciendo de esta manera en error
al público consumidor y haciéndolo creer que se trata de
establecimientos que forman parte de la administración pública. Por
lo tanto nuestra legislación ya sea la ley de marcas 22.362
o el Decreto Reglamentario 42.366/34, han excluido de los
signos registrables al término “NACIONAL” que forma
parte de las dos marcas solicitadas por la empresa brasilera. Todos
los solicitantes sean Argentinos o no, están sujetos al ámbito
de exclusión que establece el decreto 42.366/34 como así
también el articulo 3 inciso f) de la ley 22.362, y el
inciso g) de la misma ley. Lo
que significa que ningún argentino puede, por ejemplo, pedir
la inscripción de “letras, palabras, nombres o distintivos
que usen las naciones extranjeras” en este caso Por
todo lo expuesto es decisión de CONCLUSIONES FINALES LA
COMPAÑHIA SIDERURGICA NACIONAL (C.S.N.) con domicilio en Rió
de Janeiro, República Federativa de Brasil, solicitó las
marcas CSN COMPAÑHIA SIDERURGICA NACIONAL (con diseño) y
COMPAÑHIA SIDERURGICA NACIONAL (con diseño) solicitadas
ambas para proteger productos de la clase 6 internacional,
las que fueron denegadas por el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial. LA
COMPAÑHIA SIDERURGICA NACIONAL demandó al Instituto
Nacional de La
denegatoria del INPI se fundo en el decreto
N° 42.366/34 que prohíbe el uso de la palabra
“nacional” por parte de entidades privadas, como así
también en el articulo 3 inciso f) de la ley de marcas
22.362 y en el art. 6 ter El
articulo 3 inciso f) de la ley 22.362, establece
que: “no
son registrables…….las letras, palabras, nombres,
distintivos, símbolos, que usen o deban usar También
se menciona el artículo 3 inciso g) de la ley 22.362: La
letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones
extranjeras y los organismo internacionales reconocidos por
el gobierno argentino. No
estoy de acuerdo ni con la resolución denegatoria del INPI,
ni con la decisión de Cámara de no hacer lugar a lo
solicitado por la Actora. Entiendo
que estas normas se refieren exclusivamente, a marcas
solicitadas por particulares de la Republica Argentina, que
pudieran inducir a error en el público consumidor, haciéndole
creer que detrás de estas marcas se encuentra el Gobierno
Argentino, a mi entender, es un exceso denegar estas marcas
solicitadas por LA COMPAÑHIA SIDERURGICA NACIONAL, una
empresa, como bien surge de las actuaciones con domicilio
real en Río de Janeiro – Republica Federativa de Brasil. Uno
de los principios de nuestra ley de marcas es la
territorialidad, porque extender nuestra legislación a una
empresa Brasilera? El
Art. 3 inc. f) se refiere a signos oficiales, todos ellos
para ser tales habrán sido consagrados en
alguna disposición legal. Podemos mencionar como
ejemplo, que esta registrada la marca QUILMES para cervezas,
o CORDOBA para sodas, lo que no se puede solicitar es
Municipalidad de Quilmes, Gobierno de Córdoba por
particulares. Con
respeto al art. 3 inc. g) cuando se refiere a organismos
extranjeros reconocidos por el Gobierno Argentino, es el caso
de MERCOSUR, ONU, OEA, etc., también podría ser que se
solicitara una bandera de otro país, cuando nos referimos a
símbolos, por supuesto todo esto por particulares de la
Republica Argentina. Además
como bien dice la actora las marcas solicitadas coinciden con
la razón social, lo que evita error en el público
consumidor. Un
dato importante a tener en cuenta es que realizada una búsqueda
en los registros del INPI de Brasil, estas marcas fueron
registradas en dicho país, entonces porque el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial de nuestro país las va a
denegar? Para
reafirmar lo anteriormente mencionado, se sancionó el
Decreto 85.056 del 24 de junio de 1936 – referido al uso de
la palabra Nacional. Aclaración del decreto 42.366/34 (B.O.
del 24 de setiembre de 1936): Art. 1: El decreto 42.366 de fecha 23 de mayo de 1934, será interpretado en el sentido de que la prohibición de uso de la palabra “NACIONAL” en las actividades de carácter particular se refiere únicamente a los casos en que esa expresión pueda inducir a error en cuanto a que se tratare de algo perteneciente a la Nación Argentina, no a otra Nación. Sumario Voces:
Acción de Cese de Oposición, Marca Notoria, Confusión Partes:
TINELLI
JUAN C/TINELLI MARCELO HUGO S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO Tribunal:
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal Fecha:
27 de marzo de 2014 Juan
Tinelli solicitó una marca bajo su nombre para proteger
productos de la clase 29
internacional, a este registro se opuso Marcelo Hugo
Tinelli, por entender que existía confusión por utilizar
los mismos apellidos, aunque protegían clases distintas, se
declaró infundada la oposición por considerar que no se
corría riesgo de
confusión.
TINELLI JUAN C/TINELLI MARCELO HUGO S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO. (elDial.com - AA8941) Fallo En
Buenos Aires el 5 de agosto 2014 se reúnen los jueces de Cámara
– Sala 1 - para
dictar sentencia en los autos mencionados, y conforme el
orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras
dijo: Se
apeló la sentencia que desestimó la acción promovida por
Juan Tinelli con el fin de obtener el cese de la oposición
al registro de la
marca para la clase 29 internacional, la que fue deducida por
la representación
de Marcelo Hugo Tinelli con fundamento en la confundibilidad
con las marcas registradas en las clases 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 29, 38 y 41. Funda
sus agravios en: a)
la omisión de valorar la
identificación del apellido del actor con su actividad
comercial al amparo del registro en la clase 30
internacional, con anterioridad a la fama del oponente, sin
que se hubiera generado confusión alguna. b)
el demandado abandonó las solicitudes en las clases
29 y 30 frente a la oposición de su parte. La
parte oponente sostiene que debe confirmarse el rechazo de la
acción debido a que: a)
a partir de la notoriedad
reconocida de sus registros, no es aplicable el principio de
especialidad, existiendo
confundibilidad. b)
No está acreditada la
actividad del solicitante. A
criterio del Juez Francisco de las Carreras, resulta
consistente con el derecho aplicable, por lo cual corresponde
revocar la sentencia y hacer lugar a la pretensión
disponiendo el cese de la oposición al registro solicitado. Es evidente que igual derecho al registro del nombre propio tienen tanto Juan Tinelli como Marcelo Hugo Tinelli, pero el hecho que solo se pretenda registrar el apellido, siendo este común a ambos, le da al caso connotaciones diferentes , ya que están dirigidos a ámbitos diferentes el solicitante es un comerciante, y el demandado fundamentadose en la notoriedad de su nombre y apellido, protege varias clases del nomenclador, pero su actividad principal está dirigida al ámbito de la animación y producción radiotelevisiva. El
principal fundamento del oponente es que tanto las marcas que
tiene registradas como su apellido, tienen carácter de
notorio. Por
lo tanto al no darle la entidad de una marca notoria, no
tiene la fuerza suficiente para,
hacer lugar a la oposición presentada en una clase
diferente de la que es titular marcario. Quien
solicita el signo “Tinelli” es un comerciante que así se
apellida (Juan Tinelli) y
se dedica a la producción de alimentos. Marcelo
Hugo Tinelli abandono la solicitud de registro anterior en la
misma clase 29, y también en la clase 30 int. Por
lo tanto entiende el magistrado que el
actor tiene suficiente interés legítimo para
solicitar su marca, el
cual es mayor al que ostenta el demandado, frente a la
inexistencia del notoriedad suficiente para que se quiebre el
principio de especialidad, y la conducta anterior de
abandonar sus marcas en las clases 29 y 30 internacional. Tampoco
es lógico otorgarle al Sr. Marcelo Hugo Tinelli el monopolio
del registro solamente de su apellido, para la totalidad de
las clases del nomenclador internacional. Tratándose
de clases distintas, no hay posibilidad alguna de confusión,
ya que como se mencionó anteriormente existen claras
diferencias entre la actividad por la cual se lo conoce a
Marcelo Hugo Tinelli (periodista, conductor y animador) y la
elaboración y comercialización de alimentos de la clase 29
internacional como carnes, pescados, frutas, verduras,
jaleas, compotas, huevos, etc), a que se dedica el Sr. Juan
Tinelli que es un
comerciante de la provincia de Mendoza, lo
que verdaderamente importa, es si el actor tiene o no mejor
derecho de conformidad con la ley y la jurisprudencia
aplicable. Es
así que el Juez Francisco de las Carreras entiende que tiene
un mejor derecho, y por lo tanto vota por revocar la
sentencia recurrida, declarando infundada la oposición
presentada contra la marca “Tinelli” para la clase 29
internacional. Por
lo expuesto Resuelve revocar la sentencia recurrida,
declarando infundada la oposición deducida contra la
solicitud de la marca “Tinelli” para la clase 29
internacional. JUAN
TINELLI solicitó su marca para proteger productos de la
clase 29 internacional, que protege carnes, pescados, frutas,
verduras, jaleas, compotas, huevos, etc, a esta solicitud de
registro presentó oposición Marcelo Hugo Tinelli, con
fundamento en los registros de las
clases 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 25, 26, 27, 29, 38 y 41. El
fundamento principal de Marcelo Hugo Tinelli, es la confusión
existente entre las clases mencionadas anteriormente y
la notoriedad de su apellido. Es
importante mencionar que el oponente abandonó las
solicitudes de las clases 29 y 30 del nomenclador, cuando se
opuso a sus solicitudes el Sr. Juan Tinelli, además la clase
30 ya se
encontraba registrada para el Sr. Juan Tinelli, por
lo tanto no se puede mencionar el echo que exista confusión
en la clase 29 internacional. Por
esta razón es que uno de los fundamentos de la oposición es
la notoriedad que ostenta su apellido. La
notoriedad quiebra el principio de especialidad, en virtud
del cual una
marca, sólo protege o distingue los productos, servicios
para los que la marca se encuentra solicitada o
registrada, al
utilizar este argumento se pretende que la protección vaya más
allá de las clases solicitadas. Entiendo
que las clases solicitada por Marcelo Hugo Tinelli excepto,
las clases 38 y 41, tiene como función ser marcas de
defensa, o sea registros que se solicitan para que terceros
no utilicen el prestigio ajeno, las clases 38 y 41 int., son
clases de servicios y están relacionadas con todo lo que
tenga que ver con producción
y montajes de televisión, que es su actividad
principal. Como
puede observarse y muy bien se explico en el fallo, Juan
Tinelli y Marcelo Hugo Tinelli, tienen ámbitos de protección
totalmente distintos que en ningún momento se
superponen o pueden afectar sus respectivas actividades, y
por lo tanto no induciría
en error al público consumidor, Juan Tinelli se dedica al
rubro de la alimentación y además solo se limita a la
provincia de Mendoza. Tampoco
existe un fundamento importante para otorgarle el monopolio
del apellido Tinelli al oponente, no se puede negar que sea
una personalidad reconocida en el mundo del espectáculo, pero no como para que su apellido tenga tal
envergadura que proteja todas las clases o la mayoría
de las clases del nomenclador, excluyendo a otros
solicitantes que, demuestren un interés legítimo para la
solicitud de su marcas. Por
lo expuesto entiendo como correcta la decisión de la Cámara
de declarar infundada la oposición del Sr. Hugo Marcelo
Tinelli.
|
|
|
Citar: elDial.com - CC3C8B
Copyright 2024 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
¿PROBASTE NUESTROS SERVICIOS?
Formá parte de elDial.com y obtené acceso a novedades jurídicas, nuevos fallos y sentencias, miles de modelos de escritos, doctrinas y legislación actualizada. Además, con tu suscripción accedes a muchos beneficios y descuentos en las mejores editoriales, libros y cursos.
